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    美国专利

     

    近二十年来,随着中国经济实力的大幅提升、中国制造产品质量的稳步提高,越来越多的中国企业将目标瞄向了海外国际市场,不少中国企业的产品进入了美国市场。相应地,起保驾护航作用的中国企业在美国的专利申请也越来越多。2015年度,来自中国向美国提交的发明专利申请达到21,386件,获得授权的发明专利为8,116件。为了及时保护企业的自主知识产权,在市场竞争中处于有利地位,中国企业往往希望在美国提交的专利申请能尽快获得授权保护,以在市场竞争中占据有利地位。那么在美国的专利制度框架下,有可能快速获得专利授权吗?我们需要从美国目前的专利审查流程制度说起。

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    美国专利申请从向美国专利商标局(USPTO)提交新申请到获得授权,大致经历申请人提交申请、USPTO发出非最终驳回审查意见通知书、申请人提出答辩或对申请文件进行修改、USPTO发出最终驳回审查意见通知书(FOA)、申请人对最终驳回进行答辩或修改、USPTO给出建议书、申请人请求继续审查(RCE)或提起上诉(Appeal)或提起继续申请等程序。一般而言,从申请人递交专利申请到最终获得授权需要2-3年左右的时间。
    那么,在美国审查制度下有办法能大幅缩短审查时间而快速获得专利授权吗?答案是肯定的。为了满足专利申请人尽快获得专利授权的实际需求,USPTO提供了多种途径供专利申请人选择使用,以使其专利申请能尽快获得授权。这些途径要么是借用了与其他国家或地区专利局之间的双边或多边合作协议这一通道;要么是通过专利申请人自己去做一些功课作业并提供给USPTO参考;要么是通过缴纳一笔不菲的额外官费等来推动并加快专利申请审查进程。这些能加快专利申请授权进程的途径主要包括:专利审查高速路(Patent Prosecution Highway, PPH)、加快审查程序(Accelerated Examination, AE)、优先审查程序(Prioritized Examination, PE)、审查前会晤(First Action Interview Pilot, FAIP)、驳回后重审(After Final Consideration Program, AFCP)、审查后程序(Post-Prosecution Pilot, P3)、上诉前会商(Pre-Appeal Brief Conference)等。请记住这儿出现的以及前面出现过的一些名词英文字母缩写,我们在后面将会多次用到。

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    下面我们逐一对上面提到的这些加快途径的使用条件及其优缺点进行具体介绍。


    专利审查高速路(Patent Prosecution Highway, PPH)

    只要一件专利申请的同族专利申请在另一国家或地区专利局(这些国家或地区专利局与美国专利商标局签订有试点PPH协议)获得了有利的审查结果,与该专利申请相对应的美国专利申请在美国即适用PPH。例如,只要相应的中国国家知识产权局(SIPO)对一件发明专利申请作出了授权决定或指出某一项权利要求可以授权,则此结果可作为在美国同族专利申请提起加快审查的依据。又例如,一项国际专利申请(PCT)获得有利的书面审查意见,或者新颖性与创造性方面肯定的国际检索报告,都可以用于将其对应的美国国家阶段申请走审查高速路,以缩短审查时间而尽快获得专利授权。此途径的特点:不需要官费!只需要代理律师做很少量的工作,具有很高的接受率。截止2017年1月31日: 已有43,426 件PPH申请提交到USPTO,其中36,547件获得批准,比例高达84.2%。另一方面,走PPH通道的美国专利申请有更高的专利授权率,平均发出的审查意见通知书(OA)更少,相对非PPH案件减少了RCE率, 以及上诉(Appeal)率。可见通过PPH来加快授权的优点是费用很低、程序简单,及高通过率。而其缺点在于不适用于已走其他程序(例如下面将介绍的AE和PE)案件的加快审查。因此,当已经获得其他国家或地区专利局的有利审查结果且不希望走其他形式的加快程序时,优选在美国走PPH加快途径。

    加快审查程序(Accelerated Examination, AE)

    加快审查程序(AE)简单地说就是专利申请人为了让其专利申请尽快进入审查程序,自己去做一些原本由专利审查员要做的工作,以缩短整个审查流程。专利申请人需要做现有技术检索,并向
    USPTO提交请求文件,包括相应检索结果及本申请权利要求与现有技术相比具有显著区别的陈述意见。USPTO批准同意后,该申请即进入加快审查程序。审查目标是自申请日起12个月内完成对该专利申请案的审查,从提出申请到获得授权的AE平均审查时间为10.75个月!AE程序需要缴纳的官费为$140,美国代理律师费约$2,000 - $5,000,这取决于案件的复杂程度。如果由中国企业申请人或中国专利代理机构完成现有技术检索、分析检索结果、准备AE请求文
    件,则可以大幅降低美国律师方面收取的费用。

    优点:费用与其他途径(例如PE)相比,相对较低;专利申请人可以控制审查过程与产生的费用;USPTO不限制每年接受的AE申请量(不同于PE);高授权率, 接近80%。其缺点在于:需要提供大量实质性的请求文件;潜在的较高费用成本;可能会产生禁反悔审查历史文件;必须在提交专利申请时提出,进入专利申请审查阶段则不能提起AE。因此,对于中国企业具有高度优先地位的案件,可以提起AE,尤其是当已经做了现有技术检索和/或相应的PCT、EP、及中国专利申请已经开始进入审查时。值得一提的是,根据美国联邦法规第37编(CFR)1.102的规定,专利申请人还可以依身体健康原因或年龄原因(超过65岁)而请求免费加快审查(是不是很人性化?)。或者以申请专利的主题为环境保护、能源发展与保护等而要求USPTO免费加快审查。

    优先审查程序(Prioritized Examination, PE)

    优先审查程序(PE)的目标是对同意进入优先审查程序的专利申请案件在12个月内完成授权或最终驳回。请求优先审查程序需要向USPTO提交简单的请求书并缴纳官费$4000(费用很高哟!),但不需要申请人作检索或实质性分析。这就等于你花上一笔钱,USPTO就把你的申请案从待审查的大池子里抽出来优先处理而不需要排队等待,且你可以做甩手掌柜而不用做任何实质性的工作。从USPTO同意请求到发出第一次审查意见(OA)约为2个月;从同意请求到作出最终审查决定,约6个月;从同意请求到获得专利授权约5个月。根据截止2016年9月份数据的统计得出的对PE程序案件最终审查结果为:最终驳回占45.2%;授权占44.6%;放弃占2.8%;上诉占(Appeal)7.4%。

    PE的优点:简单提交请求、有效快速跟踪,既可在提交专利申请时提也可在进入审查阶段后提。其缺点为:官费高、申请人无法控制费用成本或审查实体,最关键的是USPTO限制每年的PE申请量只有10,000件!这意味着想走PE程序可得一过完年就抓紧唷。因此对于那些高度优先的专利申请,且仅作了有限的检索甚至还没有进行现有技术检索和/或同族专利申请在其他专利局还没有进行审查的情况下,适用于走优先审查程序(PE)。提PE请求的时间越早越好,以避免USPTO年度指标用完而无法获准。

    审查前会晤(First Action Interview Pilot, FAIP)

    根据现有美国专利审查实践,一般在USPTO审查员发出第一次审查意见通知书之前,审查员是不接受申请人提出的与审查会晤请求的,因为你想找他谈谈,他可能还没开始看呢。而审查前会晤(试点)程序FAIP则解决了这一问题,以加快对专利申请的审查过程。FAIP程序中,审查员先作现有技术检索,向专利申请人提供会晤前交流意见,然后专利申请人与审查员会晤讨论该交流意见,从而在专利申请被驳回前获得解决其可专利性问题的机会。这一程序可促使加快审查并常常能较早获得专利授权。根据USPTO官方网站截止2017年1月统计数据显示,通过FAIP程序申请人收到的第一次审查意见通知即为授权的比例高达31.1%,远高于未走FAIP时一通即获授权比例的17.6%。
    该程序的优点:简单的请求程序,无官费。申请人只需支付很少的律师费。 能给予专利申请人甚至在发出第一次驳回审查意见通知书之前解决可专利性问题的机会。而其缺点在于:专利申请人需承担研究分析会晤前交流意见的义务,并且需要与审查员联络会晤,从而较早即产生专利审查程序的费用。对于那些较重要的案件,且中国企业申请人能够承担早期费用成本及处理交流意见与审查员会晤工作量的情况下,FAIP不失为一种加快审查及快速获得专利授权的很好程序。

    驳回后重审(After Final Consideration Program, AFCP)

    通常情况下,USPTO审查员不会再考虑对专利申请最终驳回(FOA)后提交的修改文本及意见陈述,为了使审查员能考虑这些修改及意见陈述,专利申请人通常需要提起继续审查请求(RCE),从而导致费用增加及延迟授权。该AFCP程序给予审查员额外的时间来检索和/或考虑专利申请人在最终驳回后提交的答复意见。如果专利申请不能授权,AFCP需要审查员进行面谈并提供其所发现及对申请人答复的反馈。即使AFCP不能导致立即授权,也提供了与审查员互动交流的机会,从而可能加快进一步审查后获得授权。
    AFCP优点:简单的请求程序,无需官费,很少的律师费。确保在最终驳回后有额外的与审查员互动交流的机会,常常能加快获准专利授权。其缺点在于:要求至少对一项独立权利要求进行修改,且不允许扩大该独立权项的在任一方面保护范围。

    审查后程序(Post-Prosecution Pilot, P3 )

    与AFCP相类似,审查后程序(P3)给予审查员额外的时间来考虑专利申请人在最终驳回后提交的修改与意见陈述。与AFCP所不同的是,P3 申请是由三个审查员组成的合议组来审理的。专利申
    请人提交书面陈述意见(限于5页以内)并与合议组举行会晤,合议组作出决定:(1)维持最终驳回;(2)专利申请授权;或(3)重启专利审查程序以考虑新的驳回理由。

    P3程序的优点:其他审查员与原负责此案的审查员一起审查此案,确保在最终驳回后还能与审查员互动交流,无官费。其缺点在于:要求提交5页以内实质性的书面意见及口头陈述,导致产生律师费;原处理此案的审查员仍在合议组中。因此,当希望其他审查员来审理此案时该程序非常有用。例如,原处理此案审查员非常顽固、难以说服,或错误理解专利申请人的意见陈述、权利要求、现有技术文件等情况下。

    上诉前会商(Pre-Appeal Brief Conference)

    与P3相类似,在提起正式上诉(Appeal)之前,由审查员组成的合议组来审理前面的驳回意见。与P3所不同的是,不保证会有与审查员会晤的机会。申请人提交上诉请求同时提起上诉前会商请求(限于5页以内)

    合议组作出决定:

    (1)建议上诉;(2)重启审理程序以考虑新的事宜;
    (3)专利申请授权;或(4)因提起的请求不符合要求而不予启动上诉前会商程序。
    该程序的优点:能让其他审查员来审理该专利申请案件,与正式提起上诉(Appeal)相比费用较低,所花时间较少。其缺点在于:需要提供5页以内实质性书面意见,从而导致产生律师费;原处理此案审查员仍留在合议组中;可能还是需要提起正式上诉;官费不低,需要缴纳$800。因此,像P3一样,当希望其他审查员来审理此案时该程序非常有用。例如,原处理此案审查员非常顽固难以沟通说服,或错误理解专利申请人的意见陈述、权利要求、现有技术文件等情况下,可用于避免与正式上诉产生的相关费用及所导致的时间延迟。

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